7专利侵权诉讼中有关委托加工的行为定性_中国知识产权审判年度典型案例评析（2019年卷）-QQ阅读女生青春网

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7专利侵权诉讼中有关委托加工的行为定性

——李某诉厦门尔升山贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

【案号】

一审:(2018)闽01民初414号

二审:(2018)闽民终1369号

【裁判要旨】

如果委托加工的产品涉嫌侵犯他人外观设计专利权,虽然委托方并不参与该产品的直接生产,产品的外观亦是由加工方所提供,但由于该产品上印制有委托方的商标,产品吊牌上亦只载明了委托方的信息,应当认定委托方的身份属于产品生产商而非销售商,故在专利侵权诉讼中无法援引合法来源抗辩。

【案情介绍】

原告李某拥有一项“背包”外观设计专利权。李某发现市面上的一款背包产品外观与其相似。经查,该产品合格证上标明的厂家信息为厦门尔升山贸易有限公司,产品上的商标亦为该公司所有。李某遂以厦门尔升山贸易有限公司构成专利侵权为由提起诉讼,要求其承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。厦门尔升山贸易有限公司在诉讼中辩称被诉产品是在专利授权日前所生产,不构成专利侵权。另外,被告还主张其是一家贸易公司,并无生产资质。被诉侵权产品是其委托第三方进行定牌加工生产的,被告提交了其与第三方的委托加工合同,且合同中明确约定产品的外观样式也是由加工方设计提供。故被告主张其并非被诉产品的实际生产商,而是销售商,即使被诉产品构成专利侵权,其也有权主张合法来源抗辩。

【裁判结果】

福建省福州市中级人民法院经审理认为,被告是一家贸易公司,并不具备生产主体资质。被诉产品的吊牌上虽标有“厦门尔升山贸易有限公司”字样,但并未标注被告是该产品的生产(制造)商。另外,被告提交了与第三方之间的产品订购合同、进仓单、增值税专用发票、转账凭证等证据,可以认定被诉产品来源于案外人的事实。故认定被告厦门尔升山公司是被诉产品的销售者而非制造者。另外,通过比对,虽然被诉产品外观与专利外观近似,落入专利保护范围,但由于是在专利授权日前所生产,不属于专利法所规定的专利侵权行为。遂判决驳回原告的诉讼请求。案件宣判后,原告不服提起上诉。

福建省高级人民法院经审理后认为,被诉侵权产品系由被告委托案外人生产,被诉侵权产品上印制有被告的注册商标,产品吊牌上亦只载有被告的相关信息。虽然被告与加工企业之间的合同约定产品外观由加工企业提供,但经庭审查明,被诉产品的外观是由被告根据加工企业提供的样式选定的。二审法院据此认为,被告虽不具备生产主体资质,但其对外进行定牌委托加工,并选定产品外观,主观上体现了生产的意思表示,客观上通过委托的加工企业完成生产行为,被告与第三方的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性。故可以认定被告在本案中实施了生产、销售被诉侵权产品的行为。原审认定被告是被诉产品的销售者而非制造者不当,应予以纠正。但由于被诉产品系在专利授权日前所生产,不属于专利法规定的侵犯外观设计专利的行为,原审驳回原告的诉讼请求并无不当。据此二审法院判决驳回上诉维持原判。

【法官评析】

本案虽然最终是以被诉产品在专利授权日前生产,不属于专利法所规定的侵犯外观设计专利权的行为为由,认定被告不构成专利侵权。但关于被告通过委托第三方进行加工生产被诉侵权产品并进行销售的行为是界定为生产行为还是销售行为仍然是争议的一个重要焦点,一审、二审对此认定并不相同。对被告的行为进行准确定性,将涉及被告能否援引合法来源抗辩免除赔偿责任这一关键问题。

《专利法》第七十条规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。因此,在涉及专利侵权诉讼中,能够行使合法来源抗辩的主体仅限于使用、许诺销售或者销售侵权产品的主体,而不包括该产品的制造主体。根据上述规定,在本案中,如何界定被告的主体身份,即,是认定属于制造者还是销售商,在假设侵权成立的情况下将成为被告能否援引合法来源抗辩的关键。

一审法院认定被告是销售商的主要理由是虽然被诉产品对外所公示的信息均指向被告,但在被告能够提供充分的证据,证明其没有生产的主体资质,只是委托他人进行贴牌生产,产品的外观也并非由其设计的情况下,应当认为被告的行为并不构成实施涉案外观设计专利的行为。另外,被告在庭审中辩称其没有实施生产行为的一个重要理由是:专利法所涉的制造行为是指未经专利权人许可,在相关产品上再现专利技术方案的活动与过程。换言之,专利法意义上的制造者应当对被控侵权产品已具备专利技术方案这一客观事实,具有主观上的意愿或客观上的行为。而本案中被告只是纯粹委托他人定牌加工,产品外观并非由其设计提供,故其与被诉产品已具备专利技术方案这一制造行为本身并无任何关系,不能仅以该企业的相关标注行为即认定其系制造者。为此,被告还向法庭提交了一个类案判决以证明没有直接实施专利技术的行为不属于生产行为。该案系江苏省高级人民法院审理的南通启重润滑设备公司与启东丰汇润滑设备公司侵害发明专利权纠纷案[18]。在该案中法院认为:“司法实践中,如被控侵权产品已在铭牌、合格证等产品标识上披露了诸如生产企业名称、商标等能够据以确定制造者身份信息的,则在无相反证据的情形下,通常可以认定该被披露的企业即为被控产品的制造者,并由其对此承担相应的法律责任。但如果该企业能够证明其自第三方以合理价格购得被控侵权产品后,仅加贴了自己的相关生产信息并对外销售的,且被控侵权产品并非根据该企业的意思而制造(如委托加工),则仍应当认定该企业并非被控侵权产品的制造者,而仅是销售者。这是因为专利法所涉的制造行为是指未经专利权人许可,在相关产品上再现专利技术方案的活动与过程。换言之,专利法意义上的制造者应当对被控侵权产品已具备专利技术方案这一客观事实,具有主观上的意愿或客观上的行为。这也正是诸如由委托方提供生产图纸的委托制造、贴牌加工,或自第三方处购得半成品后自己进行再加工使得被控侵权产品完全具备专利技术方案等主体,将被认定为制造者或制造者之一的根本原因。如果某一企业将他人产品通过加贴了自己的生产信息,作为自身产品对外销售的,其行为仅是促成了被控侵权产品的市场流通,而与该产品已具备专利技术方案这一制造行为本身并无任何关系,则不能仅以该企业的相关标注行为即认定其系制造者,而应当根据已查明的客观事实来认定其仅为销售者。”

二审法院则认定被告的行为属于生产行为,理由是被诉侵权产品上印制的商标权利人为被告,产品合格证上标注的也是被告的相关信息,无论是从一般消费者还是从产品质量管理的角度来说,都应认定被告就是法律意义上的生产商。至于被告与受其委托进行贴牌加工生产的加工方之间的合同约定应属于内部关系,不能据此成为被告主张其并非生产商的抗辩理由。笔者较为赞同二审观点,理由如下:

《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》指出,任何将自己姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《民法通则》第一百二十条规定的“产品制造者”和《产品质量法》规定的生产者。因此,在一般的知识产权侵权案件中,如果被控侵权产品已经在铭牌、合格证等产品标识上明确标注了诸如生产企业名称、商标等能够据以确定制造者身份信息的,则在无充分相反证据的情形下,通常可以认定该对外标注信息的企业即为专利法所界定的被控侵权产品的制造者,如果该产品构成知识产权侵权,则由该厂家对此承担相应的侵权法律责任。一审法院的观点实际上混淆了物理意义上的生产行为与法律意义上的生产行为的区别。随着社会分工精细化的需求和发展,委托加工、定牌加工相当普遍,在这种生产模式下,委托方虽然没有直接进行产品的生产,但仍然在主观上体现了生产的意思表示,只不过直接的生产行为是由加工方在接受委托方的指示后所实施。特别是本案中,被诉侵权产品上印制了被告的商标,产品合格证上也载明了被告的企业信息,这也可以进一步佐证被告具有对外显示其就是该产品的生产者的意思表示。另外,根据二审查明,虽然被诉产品的外观是由第三方设计并提供,但对于最终选用何种产品外观进行量产,则仍然是由被告在第三方提供的多种方案的基础上选择确定的。这进一步证明了被告虽然没有直接参与物理生产,但以其主导性间接参与了生产过程。从法律关系上来说,产品外观设计方案或技术要求来源于加工方或者其他第三方,只对贴牌定作人、承揽人内部分担责任时具备法律意义,作为委托方的被告不能以其未直接制造专利产品而主张自己不是制造者。如果按照一审观点,委托方只要能够证明被诉产品并非由其生产,其与加工方之间存在特别约定就可以免责,则可能造成委托方疏于尽到合理的审查义务,不当减免其知识产权防范风险。另外,如果委托方不承担直接侵权责任,权利人还需另行提起对加工方的诉讼,这在客观上增加了权利人的讼累,不利于权利人正当维权。至于被告在庭审中所援引的所谓类案判决,在案情与法律关系上与本案也存在实质性不同。该案与本案存在的一个显著区别就是不存在委托加工的法律关系,被告只是在将从他人处购买来的产品上贴附上自己的商标后进行转卖,没有任何的直接或间接参与原始产品生产的意思体现和行为表现。综上分析,应当认为本案中被告并非被诉侵权产品的销售者,根据其行为的表现形式,应当将其身份定性为生产商。

(蔡伟作者单位:福建省高级人民法院)

[1].参见最高人民法院(2010)行提字第3号行政判决书。

[2].《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条规定:“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。”

[3].专家辅助人并非严格的法律术语,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百二十二条、第一百二十三条规定,当事人可以申请“有专门知识的人”出庭,专门就涉案技术问题代表当事人当庭发表意见,该意见属于当事人陈述。由此可见,《中华人民共和国民事诉讼法》所规定的“有专门知识的人”所起的作用就是利用其所掌握的科学技术知识,弥补当事人在陈述技术事实以及技术问题方面的能力不足,辅助当事人参加诉讼活动,故在司法实践中习惯将《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条中所规定的“有专门知识的人”称为专家辅助人,又由于其可以当庭就技术问题发表独立的意见,故实践中也有人称之为“专家证人”。

[4].宋健:《专家证人制度在知识产权诉讼中的运用及其完善》,载《知识产权》2013年第4期。

[5].参见刘扬、贾昌明:《主题名称对权利要求保护范围的限定》,载《电子知识产权》2015年第12期。

[6].参见姚建军:《权利要求中“主题名称”作用初探》,载《中国专利与商标》2017年第1期。“简单型主题名称”直接指明权利要求保护的装置或方法等,而“带修辞词的主题名称”则还包含了对“简单主题名称”进行限定的词句。

[7].参见马云鹏:《权利要求解释中主题名称作用探析》,载《中国发明与专利》2017年第2期。“明显可见型”的主题名称与技术特征的表述直接相关,无须与现有技术特征进行对比,就可以确定其限定作用。而“现有技术区别型”的主题名称需要通过与现有技术进行对比后,确定该主题名称是否具有限定作用。

[8].参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第6666号行政判决书。

[9].参见南京市中级人民法院2010宁知民初字第566号民事判决书;江苏省高级人民法院2012苏知民终字第0021号民事判决书以及最高人民法院(2013)民申字第790号民事裁定书。

[10].参见北京知识产权法院(2014)京知行初字第68号行政判决书。

[11].参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第五条。